Avvocato specializzato in marchi e brevetti: come sceglierlo
Clelia Tesone
Aggiornato il 8 Settembre 2021
 

Se sei interessato a sviluppare un nuovo progetto di impresa, anche come start-up innovativa, potresti dover ricorrere ad un avvocato specializzato in marchi e brevetti. In particolare nel recente periodo il settore è stato interessato da alcune interessanti novità.

La creazione di un’impresa, ad oggi, è divenuta un’operazione di particolare complessità, al punto che da indurre a disincentivare molti nella realizzazione di nuove realtà imprenditoriali. Soprattutto i piccoli progetti, a basso badget, potrebbero risentire del sistema complesso, connotato da non pochi adempimento burocratici e della numerose questioni, anche in tema di proprietà intellettuale, che possono porsi.

Proprio per tale ragione il legislatore ha introdotto soluzioni che facilitino le imprese, in primo luogo sul versante degli aiuti economici, ma anche rispetto all’attività di consulenza. La forte burocratizzazione che connota ormai la disciplina è l’ostacolo principale all’avvio di nuove realtà imprenditoriali, quindi si è pensato di istituire degli strumenti, in specie degli elenchi presso gli ordini forensi, per facilitare anche l’attività in questione.

Laddove fossi interessato a questa tipologia di consulenza, per la costituzione di un’impresa, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo intendiamo offrirti gli strumenti per individuare l’avvocato specializzato in marchi e brevetti che meglio potrà far fronte alle tue esigenze.

1. Di cosa si occupa l’avvocato specializzato in marchi e brevetti?

La principale questione da affrontare è la seguente: quando ricorrere all’avvocato specializzato in marchi e brevetti?

Probabilmente ti starai chiedendo quando una controversia che ti riguarda può essere trattata da suddetta figura professionale. Veniamo quindi a descrivere brevemente l’area di operatività dell’esperto in questione.

La tutela della proprietà intellettuale è l’area di intervento ed operatività dell’avvocato specializzato in marchi e brevetti. Questo ambito ad oggi è divenuta di particolare rilievo, tale da indurre diversi interventi recenti del legislatore. Tale branca nasce per offrire a  tutte quelle aziende, piccole o grandi che siano, un diritto di esclusiva sui propri beni immateriali. Per tale ragione essa è uno strumento fondamentale per le imprese.

La funzione di questa materia è quindi quella di offrire una tutela alle creazioni intellettuali. Con ciò si intende tutte le opere che sono frutto dell’ingegno umano.

Tali creazioni sono, dunque, oggetto di proprietà intellettuale. I c.d. beni immateriali hanno una sempre maggiore rilevanza economica, sono i frutti dell’attività creativa e inventiva umana come ad esempio:

  • le opere artistiche e letterarie,
  • le invenzioni industriali
  • i modelli di utilità, il design, i marchi.

1.1. La proprietà intellettuale e industriale

Spesso questi due concetti vengono quasi intesi come sinonimi. In realtà è opportuno distinguere tra proprietà intellettuale e industriale. Invero, le due fattispecie sono concettualmente simili. In entrambi i casi, infatti, si tratta di innovazioni, solo che nel caso della proprietà industriale, queste hanno radici nell’ambito tecnologico.

La disciplina della proprietà intellettuale è stata espressamente codificata nel c.d. Codice della proprietà industriale. Con ciò si intende un atto normativo della Repubblica Italiana emanato nella forma del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in base all’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Il Codice della proprietà industriale ha riunito in un testo unico molte regole frammentarie, che sono state direttamente abrogate con l’entrata in vigore della presente riforma. Il nuovo Codice ha segnato anche un cambiamento qualitativo, in quanto ha riordinato, aggiornato e semplificato la materia.

E’ frequente poi che si proceda ad individuare tre definizioni che sono rilevanti ai fini descrittivi, più che di disciplina giuridica:

  • le opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore (copyright): opere letterarie e artistiche, musica, programmi televisivi, software, banche dati, disegni architettonici, creazioni pubblicitarie e prodotti multimediali;
  • la proprietà industriale: brevetti d’invenzione, disegni e modelli industriali, marchi, nuove varietà vegetali e indicazioni geografiche;
  • le strategie commerciali: segreti industriali e commerciali, know-how.

1.2. Diritti di proprietà intellettuale

Le suddette opere sono considerate dei beni immateriali. Questi vengono tutelati mediante dei veri e propri diritti di proprietà che vengono riconosciuti dall’ordinamento.

In particolare si è soliti distinguere tra: brevetti, marchi e diritto d’autore, i quali appunto sono le categorie che prevedono una specifica regolamentazione.

Con brevetti si intende uno strumento commerciale per le imprese. E’ un diritto esclusivo concesso per la protezione di un’invenzione, un prodotto o un procedimento, che consente loro di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione e di acquisire risorse economiche supplementari. Il diritto in questione comporta una serie di vantaggi economici annessi:

  • concessione di licenze d’uso o dall’assegnazione del brevetto: il titolare di un brevetto può cederne l’uso a terzi in cambio di un compenso pecuniario;
  • il brevetto può essere utilizzato al fine di concludere un nuovo e diverso accordo commerciale,
  • la concessione del brevetto può comportare l’ingresso di nuove imprese sul mercato;
  • la proprietà di brevetti, inoltre, è utilizzabile al fine di ottenere risorse finanziarie integrative in sede di produzione e commercializzazione.  

Il marchio, invece, consiste un diritto esclusivo sull’uso di un segno in relazione ai prodotti e servizi, che il titolare ha proceduto a registrare. Per essere legittimato, il marchio deve avere le seguenti caratteristiche:

  • essere nuovo;
  • avere capacità distintiva;
  • essere lecito.

Il titolare del marchio può utilizzarlo in maniera esclusiva, oltre ad avere il diritto di vietare a terzi di usarlo nell’attività economica.  I marchi sono diritti territoriali, il che significa che producono effetti solo nel territorio in cui sono registrati.

1.3. Registrazione marchio o brevetto

L’avvocato specializzato in marchi e brevetti offre la sua attività soprattutto con riferimento alla registrazione, operazione che comporta una serie di adempimenti burocratici.

L’attività di registrazione di un marchio o brevetto, con riferimento a qualsiasi creazione intellettuale, è preceduta dalla valutazione di una serie di requisiti. In particolare, l’avvocato dovrà:

  •  verificare che il marchio, brevetto, design e ecc. rispetti tutti i requisiti di legge;
  •  controllare la non presenza di un marchio registrato simile o uguale;
  •  essere certi che il marchio non abbia caratteristiche negative in Italia ma anche all’estero.

Una volta che il legale avrà effettuato tali passaggi, il metodo più svelto di presentazione della richiesta è senz’altro quello telematico. Tramite quest’ultimo si procede a realizzare la registrazione del marchio online.

Il professionista può poi procedere ad adottare una diversa procedura, che, invero, potrebbe rivelarsi una scelta migliore. La scelta di ricorrere alla registrazione telematica potrebbe essere da un lato vantaggiosa, soprattutto da un punto di vista economico, ma comportare anche una serie di svantaggi, soprattutto in tema di garanzia e tutela.

Le modalità preferibili per la presentazione della domanda di registrazione di un marchio sono in via cartacea direttamente presso una Camera di Commercio oppure attraverso il canale telematico.

Ai fini della registrazione è necessario che siano presentati i seguenti documenti:

  • la domanda di registrazione per marchio di impresa;
  • l’esemplare del marchio, in foglio A4, in aggiunta alla riproduzione del marchio già applicata sulla domanda di registrazione;
  • la ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria;
  • la lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale, nel caso di domanda mediante l’ausilio dell’avvocato;
  • il documento di priorità;
  • l’atto di delega, se necessario.

2. Come si sceglie un avvocato specializzato in marchi e brevetti?

Il legislatore negli ultimi anni ha inteso semplificare l’accesso al mercato, soprattutto per quanto attiene alle priccole imprese. A tal fine ha quindi predisposto strumenti per facilitare alcuni adempimenti burocratici, tra cui appunto vi era proprio la registrazione di marchi e brevetti.

La fase di consulenza iniziale è infatti determinante per il corretto avvio dell’attività imprenditoriale. Lo scorso anno, sia l’Ordine dei consulenti in proprietà industriale sia il Consiglio nazionale forense sono stati chiamati a istituire gli elenchi dei professionisti che dovranno fornire questi servizi di consulenza. A tal proposito con il bando “Voucher 3I – Investire in innovazione”, finanziamento gestito del MISE, è stata prevista l’erogazione di un contributo rivolto direttamente al professionista, o studio associato, che assiste l’impresa beneficiaria.

Quindi, laddove tu volessi avvalerti della consulenza di un esperto sarai sicuramente facilitato nella scelta grazie alla presenza di appositi elenchi, e anche dalla presenza di un incentivo che potrebbe ridurre il peso economico della stessa sulle tue spalle.

Ovviamente, dovrai però procedere ad una valutazione dell’avvocato specializzato in marchi e brevetti, tenendo conto di alcuni fattori tra cui la formazione e le esperienze lavorative poste in essere.

2.1. Formazione dell’avvocato specializzato in marchi e brevetti

Il settore della tutela proprietà intellettuale è particolarmente complesso, tuttavia negli ultimi hanno ha progressivamente attirato l’attenzione di molti giovani protagonisti che hanno voluto specializzarsi in predetto settore. Proprio per tale ragione che il mercato ha sviluppato importanti percorsi formativi, sia come master sia come dottorati, divenuti essenziali per la crescita professionale dell‘avvocato.

Questi corsi, sebbene differentemente strutturati, si pongono importanti obiettivi. In primo luogo, un’analisi puntuale di tutti gli strumenti di protezione e sfruttamento economico della proprietà intellettuale, quale asset strategico delle imprese e leva dell’innovazione.

Tuttavia, proprio la forte connessione che sussiste tra tutela della proprietà intellettuale e innovazione tecnologica che sarà fondamentale soffermarsi, in questo percorso di sviluppo, su alcuni punti chiave legati al digitale e allo sviluppo di nuove tecnologie:

  • eCommerce;
  • social media;
  • contraffazione online;
  • blockchain;
  • AI;
  • contratti di licenza software.

Una delle differenze principali tra master e dottorato attiene all’impostazione e all’organizzazione generale. In primo luogo, il master ha solitamente durata annuale, mentre il dottorato è solitamente triennale, e può essere accompagnato anche da una borsa di studio per la ricerca.

Inoltre il master ha un’impostazione teorica e pratica, in genere infatti comporta anche l’espletamento di uno stage. Da altro lato il dottorato è, invece, un percorso formativo maggiormente classico. In molte occasioni può essere accompagnato anche dalla pubblicazione di articoli su riviste specializzate.

Uno degli elementi che contraddistinguono un buon curriculum di un avvocato specializzato in marchi e brevetti è l’aver espletato un percorso formativo anche all’estero.

2.2. Esperienze professionali

Nella valutazione del professionista con cui deciderai di intrattenere i tuoi rapporti dovrai anche tenere in considerazione le esperienze professionali. La collaborazione con uno studio legale piuttosto che altro non è un requisito di poco conto, ma da tenere sicuramente in considerazione.

Proprio per questo che dovrai valutare il prestigio degli studi legali con i quali l’avvocato esperto in contenzioso marchi e brevetti ha intrattenuto rapporti lavorativi. La complessità del contesto di diritto a cui si rivolge tale figura legale rende indispensabile l’esperienza sul campo in alcuni settori ed ambiti, piuttosto che altri.

Sicuramente il curriculum dell’avvocato specializzato in marchi e brevetti deve essere anche arricchito dalla collaborazione stabile con imprese e società. E’ forse questo uno dei dati di maggior rilievo nell’esame dell’attività svolte in precedenza dal professionista. Soprattutto l’aver collaborato con grandi aziende potrebbe esser indice di conoscenza e diversificazione delle competenze acquisite.

Potresti tener in considerazione anche le competenze acquisite in ambito accademico, come l’aver svolto attività di insegnamento in corsi di specializzazione, soprattutto se di rango universitario, comprova le sue conoscenze e il livello di approfondimento teorico maturato.

3. Conclusione

Come avrai notato, non sempre la scelta di un avvocato esperto in marchi e brevetti è un’operazione semplice.

Tuttavia, come più volte sottolineato nel corso dell’articolo, la scelta di un professionista competente e capace, che sia in grado di gestire efficacemente i tuoi interessi, è indispensabile.

Proprio per questo motivo, al fine di Proteggere e Difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi nelle tue questioni relative alla tutela di marchi e brevetti.

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