Violazione del brevetto: come difendersi
Luisa Garofalo
Aggiornato il 1 Settembre 2021
 

Hai inoltrato la domanda di brevetto ma sai ancora poco delle conseguenze?

Temi una contraffazione della tua invenzione e non sai come agire?

Niente panico! Prima di rispondere a queste domande è importante capire innanzitutto qual è la funzione del brevetto e perchè è importante farne domanda.

1. Che cos’è il brevetto?

Il brevetto è un titolo giuridico in forza del quale vengono attribuiti all’autore dell’invenzione diritti esclusivi di sfruttamento in un territorio e per un determinato periodo.

Non è consentito ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione, salvo che non vi sia autorizzazione del titolare del brevetto.

Il brevetto, al pari del marchio, riceve apposita tutela dal codice della proprietà industriale (CPI).

1.1. Che cosa può essere brevettato?

La normativa non fornisce una definizione dettagliata di invenzione brevettabile, si limita a fornirne requisiti generali.

«Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale».

Deve trattarsi di una “soluzione nuova e originale ad un problema tecnico”, che rappresenti cioè un risultato dell’ingegno umano e del progresso tecnico.

I requisiti previsti dal CPI sono:

  1. Novità (artt. 46-47 c.p.i.)
  2. Attività inventiva (art. 48 c.p.i.)
  3. Industrialità (art. 49 c.p.i.)
  4. Liceità (art. 50 c.p.i.)
  5. Sufficienza di descrizione (art. 51 c.p.i.)

A seconda dell’oggetto si distinguono diverse forme di brevetto:

  • Per invenzione: può avere ad oggetto un prodotto materiale (cd.brevetto di prodotto) o un metodo o processo per la fabbricazione o l’uso di un prodotto (cd.brevetto di procedimento).
  • Per modello di utilità: si tratta di nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o modalità di applicazione o di impiego a macchine, strumenti, oggetti di uso.

1.2. La domanda di brevetto

La domanda di brevetto, e in particolare il suo contenuto, rappresenta un momento delicato, dovendo l’inventore fornire una descrizione accurata del prodotto e specificare le rivendicazioni, cioè specificare in modo tecnico i singoli elementi per i quali si intende richiedere la protezione.

Il deposito della domanda e il successivo iter si svolgono presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Oltre a ricevere tutela a livello nazionale, può essere richiesta altresì una tutela in ambito europeo (valido in tutti gli Stati dell’UE) e internazionale.

2. Tutela del brevetto e contraffazione

Il brevetto attribuisce all’inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell’invenzione e di trarne profitto.

Per le invenzioni, la durata concessa è di di 20 anni dal deposito della domanda, mentre per i modelli d’uso è di 10 anni. Una volta scaduto non è più rinnovabile.

Il diritto di uso esclusivo impedisce a terzi di svolgere le seguenti attività:

  • Produzione
  • Vendita
  • Commercializzazione
  • Uso

La violazione dei precedenti divieti, in assenza di autorizzazione, costituisce contraffazione.

La contraffazione consiste appunto nella violazione del diritto di esclusiva concesso all’inventore. (Si pensi ad esempio alla vendita di un prodotto da altri brevettato; realizzazione di un oggetto con le stesse caratteristiche funzionali di uno brevettato in modo da renderlo confondibile)

Essa può essere:

Integrale: quando l’invenzione altrui sia integralmente imitata;

Parziale: l’invenzione altrui non è imitata integralmente ma nei suoi elementi essenziali.

Non si ha contraffazione nelle seguenti ipotesi:

  • atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali;
  • atti compiuti in via sperimentale;
  • preparazione estemporanea di farmaci su ricetta medica.

3. Azione di contraffazione

Il titolare di un brevetto può agire contro chi ha violato il diritto di esclusiva mediante l’azione di contraffazione, ottenendo la cessazione dell’attività illecita e il risarcimento del danno.

Vediamo di cosa si tratta.

È fondamentale, a questo proposito, sottolineare l’importanza di interpretare correttamente le rivendicazioni, e quindi ciò che il brevetto effettivamente protegge.

L’interpretazione dipende dall’esaustività delle descrizioni e dei disegni dell’invenzione.

Si tratta di un’operazione delicata poichè implica il coinvolgimento di due interessi: da un lato quello del titolare a che gli sia riconosciuta una equa protezione e dall’altro quello dei terzi che invece intendono limitarne la protezione.

Il prodotto potenzialmente contraffatto deve essere considerato equivalente a quello brevettato.

Ma in che modo un’invenzione e i suoi elementi sono considerati equivalenti ad un altro?

Esistono dei criteri attraverso i quali è “misurata” l’equivalenza di un prodotto (cd. Americando ed europeo) e di conseguenza la protezione riconosciutagli dal brevetto

Il criterio elaborato dalla giurisprudenza italiana è così riassunto in questa massima:

“Per valutare se la realizzazione possa considerarsi equivalente a quella brevettata occorre chiedersi se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente: e tale è quella che eccede la competenza del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Solo in questo caso può ritenersi che la soluzione si trovi al di fuori dell’idea di soluzione protetta” (Cass. n.257/2004).

Quali sono le conseguenze?

Il codice penale all’art.473 punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

L’azione di contraffazione viene proposta dinanzi al giudice ordinario, nel luogo in cui ha domicilio il convenuto, o luogo dove sono commessi i fatti.

La sentenza, che ha lo scopo di accertare la contraffazione, impone al terzo di interrompere l’attività illecita e di ordinare la distruzione dei prodotti contraffatti dal mercato.

È altresì previsto un risarcimento del danno, in misura degli utili percepiti, e la pubblicazione della sentenza.

4. Strumenti alternativi

Contestualmente al giudizio di contraffazione, il titolare di un brevetto può altresì ricevere una protezione anticipata mediante l’adozione di una misura cautelare che potrà estendersi dalla data in cui la domanda è divenuta accessibile al pubblico.

Che cos’è l’anticipata accessibilità al pubblico?

Dal momento in cui si deposita una domanda di brevetto, decorre un periodo di 18 mesi durante i quali il testo e i disegni allegati alla domanda non sono accessibili al pubblico. Chi intende ricevere una copia della domanda, o conoscere le caratteristiche e la funzionalità del nuovo prodotto non potrà farlo, proprio per garantirne segretezza e protezione.

«Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico» — (art. 53 comma 2 CPI).

L’inventore può agire nei confronti dei terzi con azione di contraffazione esclusivamente a far data dalla pubblicazione.

4.1. Tutele anticipate

Sono disponibili ulteriori strategie finalizzate a contrastare potenziali contraffazioni prima che la domanda sia accessibile al pubblico:

  • Accesso al pubblico anticipato: il titolare del brevetto potrà richiedere che la domanda sia accessibile ai terzi in un termine breve di 90 giorni, potendo chiedere sia il giudizio di contraffazione che le misure cautelari.
  • Notifica della domanda di brevetto: in alternativa, dalla data di deposito della domanda e per i 18 mesi, l’inventore può notificare la domanda di brevetto direttamente al presunto contraffattore, e dunque solo da quel momento il plagio sarà ritenuto illecito.
  • Misure cautelari: Considerato che i tempi giudiziali sono abbastanza lunghi, si consiglia, a coloro i quali si trovino a dover agire tempestivamente, di richiedere l’adozione delle misure cautelari per contenere i danni presenti e futuri derivanti dalla circolazione del prodotto contraffatto.

4.1. Misure cautelari

1. Descrizione: serve sostanzialmente a costituire una prima prova del prodotto plagiato. L’Ufficiale giudiziario e un perito si recheranno presso il luogo nel quale i prodotti potenzialmente illeciti si trovano per compiere rilievi fotografici, esaminare il prodotto e redigere un verbale.

2. Sequestro del prodotto: finalizzato ad evitare la circolazione del prodotto contraffatto.

3. Inibitoria cautelare: è una misura imposto dal Giudice nel corso del giudizio. Consiste nel divieto di svolgere l’attività, la diffusione del prodotto contraffatto.

4. Conclusioni

Scegliere di brevettare una nuova invenzione è fondamentale per chi intende tutelarsi da eventuali abusi e contraffazione da parte di terzi.

Sia che tu voglia presentare domanda o sia già titolare di un brevetto, in presenza di comportamenti e attività sospette, è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista.

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