Sei titolare di un marchio ma non hai ben chiare le tutele che ne conseguono? Vuoi sapere come agire contro i tuoi contraffattori?

Tranquillo, la legge riconosce un ampio grado di protezione e diversi strumenti di tutela.

Prima di approfondire, cerchiamo di capire meglio perchè è importante registrare il proprio marchio e quali sono gli effetti.

1. Che cos’è il marchio?

Il marchio rientra tra i diritti di proprietà intellettuale, disciplinati dal codice della proprietà industriale (CPI).

È un segno distintivo che permette di distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

1.1. Che cosa si può registrare ?

Tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente: parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche.

Al fine di conoscere l’intensità della protezione, è di fondamentale importanza distinguere il marchio registrato dal marchio di fatto.

Non sussiste un obbligo di registrazione, dunque è consentito fare uso di un marchio di fatto. L’unica conseguenza sarà l’esposizione a maggiori rischi e con meno tutele

Quali sono i requisiti di validità per ottenere la registrazione?

• Capacità distintiva: idoneità a distinguere un prodotto o un servizio da altri, non deve richiamare caratteristiche intrinseca del prodotto.
• Novità: non deve essere confondibile con altri segni distintivi già esistenti
• Liceità: non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume. Inoltre non deve trarre in inganno il consumatore sull’origine geografica, la composizione e la qualità.

1.2. Registrazione del marchio

La registrazione ha efficacia nazionale quando il titolare del marchio depositi apposita domanda di registrazione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

La domanda di registrazione viene pubblicata per consentire a chi ha un marchio simile anteriore di presentare opposizione entro 3 mesi.

Una volta ottenuta la certificazione di registrazione, per un periodo di 5 anni è possibile proporre contestazioni da parte di chi voglia farne valere la nullità del marchio perché simile o identico ad uno già esistente.

Trascorsi i 5 anni dalla registrazione il marchio diverrà incontestabile, salvo registrazione in mala fede.

È possibile estendere gli effetti della registrazione anche entro i confini comunitari, rivolgendosi all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) .

In ambito internazionale è possibile inoltrare la propria domanda al World Intellectual Property Office (WIPO), con validità in oltre 80 Nazioni.

2. Tutela del marchio

Il titolare del marchio registrato esercita il diritto di uso esclusivo (diritto di privativa) per una durata di 10 anni.

È rinnovabile illimitatamente, ogni volta per una durata decennale.

Salvo apposita autorizzazione del titolare, è fatto divieto ai terzi di utilizzare un segno identico o simile al marchio registrato nei seguenti casi:

• per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
• quando i prodotti o i servizi siano identici o affini, e se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
• nei casi di prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

La violazione dei precedenti divieti costituisce contraffazione.

La contraffazione è l’utilizzo illegittimo di un marchio altrui da parte di un soggetto non autorizzato, con il risultato di creare confusione nel consumatore.

Tale fenomeno non interessa soltanto i brand più noti, ma i casi sono molteplici. Spesso, la presenza di un marchio simile o addirittura identico ad uno già esistente tra due imprese non è intenzionale ma del tutto casuale.

2.1. Tutela del marchio non registrato

Un marchio non registrato è sprovvisto delle tutele offerte e sarà maggiormente esposto ad un maggior rischio di contraffazione o addirittura potrà essere registrato da un altro soggetto.

In assenza di una disciplina garantista, nel caso del marchio di fatto registrato in un secondo momento da terzi si farà applicazione delle norme sul “preuso”.

L’art. 2571 del Codice civile, stabilisce che, chi usa un marchio senza registrarlo ha la possibilità di continuare ad utilizzarlo nonostante la registrazione da parte di terzi, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso.

L’uso precedente di un segno che abbia una notorietà puramente locale, non intacca il requisito della novità, indispensabile per la registrazione del marchio su scala nazionale. In questo caso, il preutilizzatore ha quindi il diritto di continuare a usare il marchio nonostante lo stesso sia stato registrato da terzi, sempre nei limiti della diffusione locale.

Nell’eventualità in cui la diffusione di un marchio di fatto oltre i limiti locali, la tutela potrebbe essere più estesa in quanto verrebbe meno il requisito della novità per il soggetto che intende registrarlo successivamente.

3. Violazione del marchio: strumenti di protezione

La violazione di un marchio registrato produce delle rilevanti conseguenze sia sotto un profilo civilistico che penalistico.

La contraffazione è un reato e l’art 473 del Codice penale, prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000.

In ambito di diritto civile, si presumono violate sia norme contenute nel Codice civile che nel Codice della proprietà intellettuale.

Si procede ad offrire una panoramica completa di tutti gli strumenti disponibili, partendo dai sistemi di prevenzione.

3.1. Tutela anticipata

Affinchè sia riconosciuta protezione al proprio marchio, è facoltà del titolare attivare meccanismi di protezione volti a scongiurare potenziali attività contraffattorie.

In primis con la registrazione presso la Camera di commercio e, in secundis, è consigliabile attivare un sistema di vigilanza. Un tale meccanismo verifica, ogni qualvolta vi sia un nuovo marchio, eventuali identità o similarità con il marchio protetto.

Ciò ha la funzione di prevenire l’instaurarsi di conflitti in sede giudiziaria, trattandosi di procedimenti lunghi (in media 3/4 anni) e dispendiosi.

3.2. Strumenti stragiudiziali

Opposizione

Si tratta di un procedimento amministrativo attuabile durante la fase di registrazione di un nuovo marchio che si ritenga uguale o simile a quello tutelato.

L’opposizione deve essere proposta all’Ufficio brevetti e marchi nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione del marchio successivo (ritenuto lesivo). Scaduto tale termine si potrà ricorrere in sede giudiziale.

A tal proposito si riconosce un importante merito al servizio di sorveglianza, grazie al quale è possibile individuare immediatamente la violazione.

Diffida

Consiste in un’intimazione formale inviata dal titolare del marchio leso al presunto contraffattore. Molto spesso, quando si tratta di contraffazione involontaria, le liti si risolvono in via bonaria.

Procedure negoziali che possono essere considerate idonee a prevenire il giudizio ordinario sono anche la mediazione e l’arbitrato.

3.3. Strumenti giudiziali

Azione di nullità

Come accennato in precedenza, dal momento della registrazione e per 5 anni è possibile agire chiedendo la nullità di un marchio che si ritenga lesivo di uno già precedentemente registrato e in mancanza dei requisiti previsti per la registrazione.

Superato il termine di 5 anni, il marchio diverrà incontestabile.

La domanda di decadenza potrà essere avanzata quando il marchio registrato abbia perso la propria capacità distintiva o per mancato uso.

Recentemente è stata introdotta una tutela ulteriore: procedimento amministrativo per contestare decadenza o nullità del marchio.

Tali contestazioni potranno essere sollevate con apposita domanda direttamente all’Ufficio brevetti e marchi. Sarà instaurata una procedura breve e snella, di gran lunga preferibile al giudizio ordinario.

Azione di contraffazione

Si tratta di un giudizio di merito proposto dinanzi al Tribunale dove il contraffattore ha il domicilio o dove si ritiene che sia avvenuto l’illecito.

Essa ha lo scopo di accertare l’effettiva attività illecita e richiederne il risarcimento del danno, con annessa pubblicazione della sentenza.

Contestualmente, potrà essere ordinato il divieto di commercializzare il marchio mediante prodotti o servizi, fissando una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza del provvedimento (cd. penale).

L’autorità giudiziaria, laddove necessario, dispone la distruzione dei prodotti sui quali sia presente il marchio contraffatto per scongiurare il pericolo di diffusione.

Tenendo conto della lunghezza prevista per il giudizio ordinario, per assicurare un intervento tempestivo ed un contenimento dei danni è possibile promuovere un ricorso cautelare.

Misure cautelari

• Descrizione: rappresenta un mezzo per costituire le prove dell’avvenuta contraffazione ed evitare che siano occultate. Il giudice ordina che sia fornita una descrizione dei prodotti sui quali sia esposto il marchio.
• Sequestro: è disposto per bloccare la circolazione dei prodotti che costituiscono contraffazione del proprio marchio o anche dei mezzi utilizzati per produrli.
• Inibitoria cautelare: mediante la quale viene ordinata la cessazione di ogni attività, come fabbricazione o commercializzazione. Ad ogni violazione conseguirà il pagamento di una somma a titolo di penale.

3.4. Tutela dei marchi comunitari

Per quanto riguarda i marchi comunitari, i titolari potranno presentare opposizione dinanzi all’EUIPO, nel termine di 3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario.

L’EUIPO potrà essere adito nel caso si voglia proporre azione di nullità o di decadenza dei marchi dell’UE, ma non per l’azione di contraffazione. In tale ultimo caso, la relativa domanda sarà proposta presso i Tribunali degli Stati membri.

4. Conclusioni

In ambito commerciale, in particolare quando si tratta di proprietà intellettuale, il pericolo di contraffazione o di qualsiasi uso illegittimo del proprio segno distintivo è sempre dietro l’angolo, anche se si tratti di marchio registrato.

Se anche tu sei titolare di un marchio e temi di essere vittima di contraffazione o anche se vuoi semplicemente farti consigliare da un professionista, compila il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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